上海沪慧律师事务所  严忠泽

      2019年7月3日，最高院知识产权法庭作出了自成立以来的首例专利确认不侵权案终审裁定——（2019）最高法知民终5号民事裁定。该裁定对案件中出现的“专利侵权纠纷处理请求是否构成专利法法意义上的侵权警告”以及“确认不侵权之诉的请求是否超越涉案专利侵权纠纷处理请求的范围的”等受理条件的具体问题，给予了明确的法律适用指引和阐述，对今后的知识产权请求确认不侵权诉讼案件的审理具有重要指导性作用。

        一、何为确认不侵权之诉？
       确认不侵权之诉，属于确认之诉的范畴。确认之诉，亦称确认判决或宣告式判决，是通过请求法院对一定的权利或者法律关系的存在与否予以判决确认的诉讼类型，其最大的特点是法院对确认之诉的判决只存在既判力，而没有执行力。
确认不侵权之诉，是当事人请求人民法院对一定的权利或某种法律关系是否存在，给予裁决的一类诉讼类型。
确认不侵权之诉是知识产权民事诉讼中的新类型案件，指的是，相对方在受到权利人以多种不特定形式发出的侵权警告时，为明确法律关系从而消除不利于权利相对方的危险及不稳定的状态，相对方请求法院确认其行为不构成对权利人知识产权的侵犯的一种诉讼类型。
       最高院在（2019）最高法知民终5号裁定中认为：当权利人主张相对方侵权，但又不通过法定程序予以解决，使相对方处于不确定状态，确认不侵权诉讼的制度目的在于赋予相对方诉权，使其有途径消除这种不确定状态。

        二、什么条件下可以提起确认不侵权之诉？
     《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定：“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。”
       以上规定明确了提起确认不侵权之诉的受理条件：1、权利人发出了侵权警告；2、被警告人或利害关系人提出了书面催告；3、权利人未在合理期限内撤回警告或提起诉讼。
因此，并不收到了权利人的警告就可以提起确认不侵权之诉的，在收到警告后，被警告人还书面催告权利人尽快以起诉或提请行政查处等方式行使权利，在书面催告后的一定期限内权利人未撤回警告或行使权利的，被警告人方可提确认不侵权之诉。

        三、哪些行为属于侵权警告？
       侵权警告应是指权利人通过直接或间接的方式向相对方主张侵权，但又怠于通过法定程序解决纠纷，致使相对方对是否侵权问题长期处于不确定状态。
       常见形式有以下几种
       1、权利人向相对方发送侵权函件或律师函；
       这是最常见的侵权警告，权利人以公函或律师函的形式向相对方表明其产品侵害其某项知识产权的，该公函或律师函即是侵权警告。相对方在收到该警告后，可以书面催告权利人在合理期限内行使权利，为提起确认不侵权之诉作准备。
        2、权利人仅投诉产品的销售者或使用者，该投诉亦构成对产品制造者的侵权警告。
        最高院（2019）最高法知民终5号民事裁定认为：萨驰公司提起的专利侵权纠纷处理请求，被请求人仅为设备使用者固铂公司，而设备的制造者VMI公司并非被请求人，VMI公司没有参与到该行政处理程序中的机会，无法在该行政处理程序中主张相应权利。对于VMI公司而言，其所制造、销售的被控侵权设备是否会被专利行政部门认定构成侵权，已经处于一种不确定的状态，其产品销售市场可能因此受到影响，并且其权益在相应行政处理程序中无法得到保障。VMI公司提起本案确认不侵害专利权之诉的目的，在于尽快通过司法程序确认其生产、销售的MAXX型号轮胎成型机未落入萨驰公司涉案专利权的保护范围，从而自可能面临侵权指控的不确定状态中解脱出来并稳定其相应市场。无论如何，尽快确定MAXX型号轮胎成型机是否落入萨驰公司涉案专利权的保护范围，既符合本案涉案各方的利益，也有利于节约行政和司法资源。本案中权利人请求专利行政部门处理专利侵权纠纷，其处理结果可能直接影响未作为被请求人的VMI公司的利益，可认为其已受到侵权警告。因此，本案中对于VMI公司而言，应将萨驰公司提起的专利侵权纠纷处理请求认定为属于专利法司法解释第十八条所称的侵权警告。
       在此裁定基础上，亦可认为，权利人向网络平台投诉，常见的在淘宝、京东等平台，投诉店家销售的商品侵权，尔后又怠于行使权利，在此情况下，产品的制造者亦可将该投诉视为侵权警告，可以书面催告权利人及时行使权利。
        3、海关扣留货物并发出书面告知书，属于明确的侵权警告；
       上海市第一中级人民法院审理的(2011)沪一中民五(知)终字第130号因确认不侵害注册商标专用权纠纷一案中，法院认为海关扣留被上诉人货物并向其发出书面告知书，系对被上诉人涉嫌侵权行为的一种明确的侵权警告。尽管该警告系以海关书面告知书形式向被上诉人发出，但该告知书是以被上诉人为警告对象，明确了涉案货物涉嫌侵犯上诉人的注册商标专用权的内容，使被上诉人能否继续从事此类加工行为存在不确定性，从而直接影响被上诉人的经营行为，故其与本案有直接的利害关系，有权提出本案确认不侵权之诉。因此，海关扣留货物并发出书面告知书，属于明确的侵权警告。
        4、权利人启动了行政投诉程序，却由于权利人的原因导致行政投诉程序未能或无法作出确定性裁决的，也可以认为是侵权警告。
       根据《中华人民共和国专利法》第六十条的规定，司法保护和行政保护都属于解决知识产权纠纷的法定形式。只要权利人的行为足以在其与相对方之间形成争议的事实，且权利人怠于诉诸法定的纠纷解决程序，或虽启动了行政投诉程序，但因权利人的过错或原因导致行政投诉程序未能或无法就双方争议的事实作出确定性的裁决，致使当事人双方陷入法律关系不确定的状态，就应该被认定为实质上构成对相对方的侵权警告。
 
        以上仅是笔者罗列的一些常见的警告形式，还有哪些行为可以被认定为侵权警告，尚需要根据相关事实和证据予以判断。
 
        总而言之，确认不侵权诉讼的制度目的在于赋予相对方诉权，使其有途径消除是否侵权的不确定状态。所以，当权利人在合理期限内撤回警告或提起诉讼，则被警告人或利害关系人已从不确定状态中解脱，或者可在专利侵权诉讼中解决纠纷，而无需再通过确认不侵权诉讼来解决纠纷。