有专利也不妨碍对在先专利侵权的认定

上海沪慧律师事务所  严忠泽

 在涉及外观设计专利的诉讼中，经常遇见侵权人拿出在涉案专利申请日之后申请的专利证书作为抗辩，“我的产品是修改过的，有自己专利的，怎么会侵权呢？”“既然我的产品是侵权的，专利也是在别人后面申请，那为什么我的专利也授权了呢？”
      这是因为专利的授权，主要审查专利是否符合新颖性、创造性和实用性三性要素，本申请具备三性则予以授权。外观设计如果判定是新设计，也予以授权。而且，外观设计专利申请过程中主要是形式审查，不作实质审查，授权率相对较高。
       但是，外观设计专利的侵权判定与外观设计是否符合专利三性审查不同，主要是判断被诉设计是否落入涉案专利的保护范围，即被诉侵权外观设计与涉案专利设计是否相同或相近似，与是否符合专利三性没有关系。
     《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十三条规定“被诉侵权技术方案或者外观设计落入在先的涉案专利权的保护范围，被诉侵权人以其技术方案或者外观设计被授予专利权为由抗辩不侵犯涉案专利权的，人民法院不予支持。”
      为什么对产品修改以后还被判定为侵权呢？因为外观设计侵权判定的基础是“一般消费者的知识水平和认知能力”，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条规定“人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似”，而不是以专业技术人员的知识水平和认知能力来判断，所以经常出现技术人员认为区别很大的外观设计在法院被认定为相近似的情况。因为技术人员往往注意一些细节的异同而忽略了整体的相似性，而一般的消费者往往注重是产品整体的形状，而很少关注一些细节上的差异。
     《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似”。
      广东省高级人民法院审结的（2021）粤民终4487号上诉人中山尚洋科技股份有限公司（以下简称尚洋公司）与被上诉人嘉利玛（北京）商贸有限公司（以下简称嘉利玛公司）侵害外观设计专利权纠纷一案，嘉利玛公司以被诉侵权获得专利授权且专利权评价报告结论稳定作为不侵权的抗辩理由，在一审法院被采纳，却在二审时不予认定而被判定侵权，二审法院认为“本案专利的设计要点在于产品的形状。从涉案专利的评价报告可知，此类产品的整体形状通常为长条形，但在长条形基础上可做多种设计变化。本案中，被诉产品与涉案专利产品的整体形状相同，均采用上窄下宽类似圆锥体的设计，且椎体的高度、刷柄与连接柱结合方式、整体比例等均基本一致；同时，二者在产品表面采用的不规则多切面类型、大小、连接关系均相近似，即便存在一些细节设计的差别，也并不影响其整体呈现相近似的视觉效果。因此，通过整体观察、综合判断，被诉侵权设计与涉案专利设计1的整体视觉效果并无实质性差异，二者构成近似，被诉侵权设计落入涉案专利保护范围。一审法院关于不规则多切面设计为化妆刷产品惯常设计，被诉侵权产品与涉案专利不相近似的认定有误，本院予以纠正”。其判定基础就是以“一般消费者的知识水平和认知能力”。
       对于嘉利玛公司的专利，二审法院认为“嘉利玛公司主张被诉侵权产品采用的是第ZL202030343224.9号外观专利设计，其行为不构成侵权。对此本院认为……嘉利玛公司主张实施的专利申请日为2020年6月30日，即在涉案专利公告日之后，依据前述法律规定，其以在后外观设计已被授予专利权为由主张的不侵权抗辩不能成立”。
       从外观设计侵权角度来看，对产品设计的修改，需要基于“一般消费者的知识水平和认知能力”而非专业设计人员的认知能力，要从整体上作修改，以使一般消费者认为二者的视觉差异明显，才不至于落入他人在先专利的保护范围。因此，对于外观设计而言，专利在手也不妨碍对在先专利的侵权认定。