如何应对滥用知识产权权利的恶意诉讼

上海沪慧律师事务所  严忠泽

       恶意诉讼通常是指行为人以获取非法或不正当利益为目的而故意提起一个在事实上和法律上无根据之诉，并致使相对人在诉讼中遭受损失的行为，其本质属于一种侵权行为。
 
       当遭受滥用知识产权权利而提起的恶意诉讼时，当事人可以提起恶意知识产权诉讼损害赔偿之诉以应对。
 
       如何认定遭受的正是滥用知识产权权利的恶意诉讼呢？
      北京知识产权法院（2015）京知民初字第1446号判决认为：认定某种具体的诉讼行为属于恶意提起知识产权诉讼，至少应当满足以下构成要件:1、一方当事人以提起知识产权诉讼的方式提出了某项请求，或者以提出某项请求相威胁。2、提出请求的一方当事人具有主观上的恶意。3、具有实际的损害后果。4、提出请求的一方当事人提起知识产权诉讼的行为与损害后果之间具有因果关系。
      上海市高级人民法院亦持基本相同观点[参见（2016）沪民终501号判决、（2019）沪民终139号判决]。
      上述构成要件中最重要的是“当事人主观上具有恶意”这一要件，这种恶意是一种主观故意，即一方当事人明知其诉讼行为缺乏法律上的依据和事实上的根据，以损害对方当事人利益或为自己谋取不正当利益为诉讼目的。其实质是违背了“诚实信用原则”。
      上海市高级人民法院在（2019）沪民终139号判决明确指出“恶意诉讼中的主观恶意系指行为人明知其诉讼行为缺乏法律依据和事实根据、以损害对方当事人利益或者为自己谋取不正当利益为诉讼目的。具体而言，应从以下三个方面进行考量：一是行为人在提起诉讼时是否知晓其诉请缺乏法律依据或事实根据；二是行为人是否有损害对方当事人利益或者为自己谋取不正当利益的目的；三是行为人在诉讼中是否存在明显不当且有违诚信的诉讼行为”。
 
      那么如何判定“行为人在提起诉讼时是否知晓其诉请缺乏法律依据或事实根据”呢？
     在专利相关案件中，上海高级人民法院的（2016）沪民终501号、（2019）沪民终139号案件均涉及行为人违反诚实信用原则，利用外观设计专利申请不需要进行实质审查，将自己或诉讼相对人在先使用或公开现有设计恶意申请外观设计专利，然后用此外观设计专利起诉，这种行为属于“行为人明知缺乏法律依据或事实根据”的情形之一。
      同样在专利相关案件中，如果专利在无效宣告程序中对权利要求进行修改，在明知诉讼相对方产品没有落入修改后权利要求保护范围内，却隐瞒无效宣告结果，仍然以无效宣告之前的权利要求主张权利的，也属于“行为人明知缺乏法律依据或事实根据”的情形。如北京知识产权法院（2015）京知民初字第1446号原告北京远东水泥制品有限公司诉被告北京四方如钢混凝土制品有限公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷一案中“被告明知其在上述无效宣告程序中已经通过删除的方式将全部方法权利要求删除的情况下，仍然在本案中主张原告侵犯了其方法权利要求”的情况即属于此列。
 
       当然，商标相关案件中也存在恶意诉讼，并且《商标法》也早于《专利法》应用“诚实信用原则”对恶意诉讼进行规制。
       北京知识产权法院在山东比特智能科技股份有限公司与北京美爵信达科技有限公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案件[(2017)京73民终2052]中认为“比特公司明知在涉案商标系以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响商标、不具有实质合法性的情况下，仍然对美爵信达公司提出商标侵权诉讼，显然其主观目的不是基于真正维护合法权益。商标注册申请时的主观恶意状态对涉案诉讼提出时的主观心理状态的认定有重要意义”。
 
       至于恶意诉讼构成要件的第3、4点还是比较容易理解的，直观的损害结果就是诉讼相对人为应对恶意诉讼支出了律师费，而这部分费用显然与恶意诉讼有因果关系。
 
       实际案例中，律师费一般都能得到法院支持，最高人民法院2021年6月3日的法释[2021]11号《关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》中作了明确规定“在知识产权侵权诉讼中，被告提交证据证明原告的起诉构成法律规定的滥用权利损害其合法权益，依法请求原告赔偿其因该诉讼所支付的合理的律师费、交通费、食宿费等开支的，人民法院依法予以支持。被告也可以另行起诉请求原告赔偿上述合理开支”。
 
       因此，当遭受滥用知识产权权利的恶意诉讼时，应对策略不仅仅是被动的抗辩，还应该主动出击，向恶意诉讼者提起恶意诉讼损害赔偿之诉，让滥用诉讼权利者品尝处罚的滋味，同时也能达到阻却可能发生的恶意诉讼之效果。


 
附相关法律条文：
《中华人民共和国商标法》
       第七条 申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。
       第三十二条 申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。
       第四十七条 依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。   宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。   依照前款规定不返还商标侵权赔偿金、商标转让费、商标使用费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。
 
 
《中华人民共和国专利法》
       第二十条 申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。

       第二十二条 授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。   新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。  创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。   实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。

       第六十七条 在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。