外观设计专利诉讼中的现有设计与抵触申请

上海沪慧律师事务所  严忠泽

   在笔者代理的多起外观设计专利诉讼案件中，当作为被告代理人时，时常会被当事人告知涉案专利是用市场上早就销售的产品去申请的专利，这就涉及到专利诉讼中的现有设计抗辩，比如笔者在2021年代理的（2021）浙02民初877号和（2021）浙02知民初1513号两起诉讼中均涉及到专利权人用在先销售公开的产品去申请了外观设计专利，并用该专利发起诉讼意图获得不正当的赔偿及市场份额。
       那么如何定义“现有设计”呢？是不是找到目标专利申请日之前的设计就构成现有设计呢？答案是：不一定。
判断是否是现有设计，目标专利的申请日是关键节点，但同时目标专利申请日之前的设计的“公开日”也是不可忽视的。
   《专利法》第二十三条第4款规定“本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计”。
      即现有设计不仅是指目标专利申请日之前的，还必须是在目标专利申请日之前已公开的设计。
      诉讼过程中，如果找到与目标专利设计相同的产品在目标专利申请日之前的销售记录（带图片）、含产品图片的产品目录或者记载有产品图片的杂志、报刊等，均可作为现有设计的证据。
      但是，如果找到证据同样也是一篇外观设计专利的话，那么该专利的授权日（即公开日）也必须在目标专利申请日之前，否则就不是现有设计，而是抵触申请了。
    《专利法》第二十三条第1款规定“授予专利权的外观设计……也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中”。
       该法条表述的就是抵触申请，是指目标专利申请时，没有同样的外观设计专利在目标专利申请日之前已经提出申请，并且在目标专利申请日之后被公告授权。通俗的讲，就是有一个外观设计专利在目标专利申请之前申请了，又在目标专利授权之前就授权了，这样的专利，就构成目标专利的抵触申请。
      需要注意的是，抵触申请要满足一个条件，那就是构成抵触申请的专利一定是在中国大陆的专利申请，而不包括国外和港澳台地区的专利申请，因为法条中明确“在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请”。
因为抵触申请是同样的外观设计，所以实践中常常应用在专利无效宣告请求阶段来否定目标专利的新颖性，和应用在专利诉讼阶段，以表明涉案专利设计不符合专利法的要求，达到类似“现有设计抗辩”的效果。